InfraStructures - Lequin - septembre 1999

Comment bien utiliser sa marque de commerce...

Par Sylvie Lequin, avocate
Collaboration spéciale.

Nous avons tous un nom et une signature qui nous sont propres et évidemment, il nous est important d'être correctement identifiés et nommés. Il en va de même pour l'entreprise qui doit exploiter sa marque de commerce avec rigueur afin d'en faire un puissant outil de représentation ainsi qu'un actif de grande valeur.

Mais comment ancrer efficacement une marque de commerce dans la mémoire des clients? Comment s'assurer qu'une marque de commerce laisse sa trace dans l'esprit du consommateur déjà très sollicité? Pour ce faire, une entreprise devrait à tout le moins suivre certaines règles générales applicables à l'utilisation des marques de commerces.

L'utilisation
Dès que la marque de commerce est créée et que sa disponibilité a été vérifiée, l'entreprise doit immédiatment voir à l'implantation et à l'exploitation de sa nouvelle marque, car il faut comprendre que les droits de propriété intellectuelle associés à la marque de commerce naissent et se maintiennent par son emploi.

D'ailleurs, une marque de commerce qui n'est pas utilisée dans le commerce n'a aucune valeur et celle qui est mal utilisée risque de ne pas en avoir beacoup plus. Aussi, il appartient à l'entreprise ainsi qu'à tous ses employés et licenciés de s'assurer que ses marques de commerces soient identifiées et utilisées de façon uniforme et constante. L'utilisation uniforme et constante de la marque de commerce de l'entreprise est fondamentale pour l'accroissement de ses droits, sa protection et sa valeur.

Les recommandations suivantes s'appliquent à toute marque utilisée publiquement, c'est-à-dire sur les enseignes, les étiquettes et les emballages, ainsi que dans les rapports annuels, la publicité, le matériel promotionnel, les annuaires, les communications internes et les documents de l'entreprise, tels que les lettres, pamphlets, annonces et cartes d'affaires.

Règles d'usage
Il faut identifier clairement et correctement le propriétaire de la marque de commerce pour aviser les clients et les concurrents que l'entreprise possède la marque utilisée. Aussi, si la marque fait l'objet d'une licence, il faut l'indiquer par une mention sous forme d'une note de bas de page ou par l'utilisation d'un astérisque.

Par exemple : notre compagnie est distributeur exclusif des camions Caterpillar1.

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1 Marque de commerce de CATERPILLAR INC.

L'entreprise doit clairement et correctement utiliser sa marque de commerce en la mentionnant dans ou sur son matériel associé à la vente du produit ou du service.

Le symbole ® désigne une marque de commerce enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et/ou au Patent and Trademark Office aux États-Unis. Il est important de savoir qu'il est illégal d'apposer ® sur des produits qui ne font pas l'objet d'un enregistrement de marque de commerce.

Avant que la marque soit enregistrée, il est recommandé d'apposer à proximité de celle-ci le symbole TM (trademark) ou MC (marque de commerce) pour informer les tiers qu'il s'agit d'une marque de commerce. En effet, il peut facilement s'écouler une période d'un an à deux ans entre le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce et l'enregistrement de celle-ci et dans l'intervalle, il demeure toutefois important d'indentifier la marque comme telle.

L'utilisation du symbole TM ou MC dépend du choix de l'entreprise mais le marché au sein duquel se retrouvera la marque est un facteur important à considérer.

Par exemple, une compagnie qui exporte ses produits aux États-Unis serait mieux avisée d'utiliser le symbole TM.

Par ailleurs, certaines entreprises utilisent dès l'implantation de leur marque (une fois la recherche de disponibilité effectuée) l'astérisque imprimée à côté de la marque pour éviter la connotation unilingue anglaise ou française des symboles ®, TM ou MC.

Par exemple, l'entreprise qui utilise toujours *Marque de commerce propriété de KDR Inc. évite de refaire ses étiquettes ou emballages, entre le dépôt de la marque et l'enregistrement de sa marque de commerce.

Enfin, une entreprise devrait toujours apposer le symbole MC ou TM à proximité de ses marques de commerce et ce, même si elle n'a pas l'intention de procéder à une demande d'enregistrement de la marque. Cet usage, cet emploi, démontre publiquement que l'entreprise utilise et revendique exclusivement cette marque même si elle n'est pas enregistrée.

Par ailleurs, une marque de commerce doit toujours être utilisée à titre d'adjectif, et jamais en tant que nom ou verbe. On peut s'assurer qu'on utilise correctement sa marque en la supprimant de la phrase et en vérifiant si la phrase a encore du sens:

Par exemple: L'excavatrice JOHN DEERE® est performante (et non pas: la JOHN DEERE® est performante).

Il faut également éviter d'utiliser une marque de commerce comme terme générique. Sinon, la marque ne sera plus associée à une entreprise mais fera partie du language courant et donc, perdra de son caractère distinctif. Les mots fermeture éclair, trampoline et kleenex étaient de puissantes marques de commerce autrefois avant d'être considérés comme simples termes génériques.

De plus, il est important de faire ressortir les marques de commerce du texte en les écrivant dans un caractère typographique différent du texte (gras, italique etc.). S'il s'agit d'une marque terme, sans dessin, la marque doit être écrite en majuscules et doit aussi être écrite de la même façon dans tout le texte.

Par exemple : Les bottes KODIAK® sont reconnues pour leur durabilité. Les bottes SOREL® sont reconnues pour leur durabilité.

Finalement, marque doit être utilisée et reproduite telle qu'elle a été enregistrée. Ainsi, une marque ne se met pas au pluriel ou dans la forme possessive et les symboles MC, TM et ® ne s'écrivent pas au pluriel.

Une charpente de marques
Le but premier d'un programme de création et de gestion des marques est de renforcer la position concurentielle de l'entreprise (en tant que leader) dans son industrie. Bref, l'entreprise espère développer une marque, réputée et puissante, qui s'implantera facilement dans l'esprit du client en devenant pour lui un symbole de stabilité, de fiabilité, de qualité et d'innovation.

Une première stratégie consiste à créer une marque-mère forte que l'on mettra en évidence en l'associant systématiquement aux autres marques de l'entreprise.

Ainsi, la marque JOHN DEERE® est utilisée comme marque-mère pour identifier tous les produits et services de la compagnie DEERE & COMPANY. Quand une entreprise adopte une marque mère, celle-ci devrait suivre immédiatement la marque du produit ou du service:

Par exemple: le tracteur SABRE® JOHN DEERE® est distribué dans le monde entier.

En second lieu, on peut créer des familles de marques, c'est-à-dire des marques liées aux produits et services et regroupées par secteur.

Par exemple, les tracteurs SABRE®, le véhicules GATOR® de la compagnie DEERE & COMPANY.

Par ailleurs, il est toujours important pour l'entreprise de contrôler l'utilisation de ses marques dans le commerce. Quand une entreprise permet à une autre d'utiliser sa marque par l'octroi d'une licence, la compagnie propriétaire de la marque doit veiller à ce que les obligations des parties soient clairement définies au contrat de licence de marque de commerce. En pratique, cette surveillance et ce contrôle par le propriétaire de la marque sur son licencié s'effectueront, entre autres, par des inspections périodiques du commerce et des produits du licencié.

Enfin, en ce qui concerne la création d'une famille de marques de commerce, c'est une bonne pratique commerciale pour une entreprise d'affecter un employé à la gestion et à la surveillance de les différentes marques de commerce. Cette personne s'occupera généralement de vérifier la publicité, l'emballage des produits et la documentation de l'entreprise et pourra également voir à la création de nouvelles marques de commerce.

Elle devra également tenir un registre interne des marques. Ce répertoire doit contenir une liste de toutes les marques de enregistrées (ou non) utilisées par l'entreprise.

Pour chacune des marques, il est important de rédiger un bref historique des circonstances entourant leur adoption ainsi que de joindre des exemplaires des documents suivants: premières factures de vente, matériel publicitaire et promotionnel, documents commerciaux, catalogues, annonces, etc. Cet historique doit être constitué à titre préventif, au cas où la validité de la marque de commerce de l'entreprise serait ultérieurement attaquée.

La surveillance
L'entreprise propriétaire d'une marque de commerce doit surveiller son marché et, si elle découvre qu'un tiers utilise sa marque de commerce ou utilise une marque créant de la confusion avec la sienne, prendre les mesures judiciaires appropriés: mise en demeure de cesser d'utiliser la marque et, en cas de défaut, injonction et/ou action en dommages.

Les entreprises qui possèdent un grand nombre de marques et celles qui souhaitent protéger au mieux les marques de commerce les plus importantes peuvent faire appel aux services de surveillance offerts pas les agents de marques de commerce et/ou les maisons de recherche. Cette surveillance implique, au minimum, le suivi du Journal des marques de commerce au Canada afin de s'assurer qu'un tiers ne demande pas et n'utilise pas une marque de commerce qui pourrait créer de la confusion avec les marques de l'entreprise. Le Journal des marques de commerce est une publication où l'on retrouve toutes les marques dont on demande l'enregistrement et que le Registraire aura préalablement jugées acceptables. L'entreprise peut aussi s'abonner directement à cette publication pour effectuer elle-même cette surveillance. Bien entendu, cette surveillance peut s'exercer dans une certaine mesure via l'internet.

Finalement, l'entreprise, consciente du fait que sa marque de commerce, à titre de symbole de représentation, est le premier point de repère entre le client et ses produits et services, s'assurera de la création de marques originales et de leur utilisation à bon escient, implantera au sein de son marché une famille de marques et veillera par une stricte surveillance à les préserver durant toute leur durée de vie.